De la importancia de proteger la marca a la hora de internacionalizarse

A principios del verano Apple perdía (y no por primera vez en lo que llevamos de año) un caso sobre el uso de la marca Iphone en China, en concreto la Oficina Municipal de Propiedad Intelectual de Pekín suspendía las ventas de sus últimos modelos, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, en la capital china, por la supuesta infracción de la patente de diseño similitud con el modelo desarrollado por su competidor Baili, el Baili C100.

Posteriormente Apple apeló, y las ventas de los dos modelos se reaunudaron, pero a este fiasco se suma el caso contra Xintong Tiandi Technology, un fabricante de productos de cuero que registró en 2007 el uso de la marca IPHONE (en mayúsculas) para su grabado en bolsos, carteras, fundas para móviles y otros productos, y a la que la empresa americana demandó por infracción de su marca.

Un poco de derecho marcario.

Existe un principio jurídico (recogido por casi todas las lesgislaciones, incluyendo la china) relativo a los signos distintivos que se conoce como “principio de especialidad”, el cual limita la protección conferida por el registro marcario a los productos o servicios únicamente para la clase en particular del Convenio de Niza para el que fueron registrados.

Es decir que la protección del registro solo alcanzará a una clase determinada de productos o servicios. Por ejemplo si registro con mi marca "X" una línea de ropa, lo haré bajo la clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, y si deseara ampliar mi gama de productos a aquellos no inicialmente cubiertos bajo esa clase, por ejemplo a cosméticos, deberé obtener otro registro en la categoría que le corresponda del clasificador oficial, en este caso la 3.

Este principio permite la coexistencia de varias marcas idénticas, reconocidas a distintos titulares, siempre y cuando protejan productos o servicios distintos, que no causen confusión en el consumidor ni competencia desleal entre los titulares de los derechos.
También en la mayoría de ordenamientos existe una excepción a este principio, las marcas notoriamente conocidas, figura introducida por el Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en esencia prohibe o invalida los registros, independientemente de la categoría bajo la que se registrase, de las marcas notoriamente conocidas en el país en el momento en el que se pretenda registrar.

Volviendo al caso que nos ocupa, Apple seguramente creyó poder facilmente anular el registro por parte de Xintong Tiandi utilizando esta excepción (¿quién no ha oído hablar de un Iphone?), pero sin embargo no pudo probar que iPhone era ya una marca conocida cuando fue registrada por en China, en 2007 (dos años antes de que se  comenzaran a comercializaran los primeros iPhone en el país).

También habría que tener en cuenta que:

a) a pesar de recogerese la excepción de marca notoriamente en el ordenamiento chino, se le da un peso diferente, teniendo más importancia  el principio Prior in tempore, potior in iure (el primero que lo registra, con su pan se lo coma) aplicado la excepción en contadas ocasiones, y muy restrictivamente, el tamaño del país y lo disperso de sus nucleos de población hace que así tenga que ser, y

b) los tribunales chinos siguen teniendo un "afecto especial" por sus empresas nacionales en los casos contra empresas extranjeras, siempre ha habido clases...

El caso hubiera sido muy diferente si Apple hubiera registrado desde un primer momento, y no a la hora de comenzar su campaña de marketing, al fin y al cabo los iPhones se fabrican en China, y tendrán el acceso a internet restringido, pero si empiezas a crear buzz en EEUU, se van a enterar de lo que estás haciendo, y va a haber un "listo" que corra al registro más cercano.

En definitiva, si la protección de nuestros intangibles es una prioridad a la hora de comercializar en territorio nacional, debe ser una obligación a la hora de internaciolizar, las normas no van a ser siempre las nuestras, y esto es verdad para empresas de todos los tamaños. Tan necesario es planificar nuestra estrategia de protección jurídica como nuestra estrategia de marketing.